Интеллектуальные права: особенности оформления

Прогремевшее в прошлом году дело «Свинки Пеппы», в котором суд первой инстанции отказал в защите исключительного права правообладателю, находящемся в недружественном РФ государстве, не создало опасного прецедента. В судебных спорах важно установить разграничение между контрафактом и параллельным импортом. Распространение контрафакта по-прежнему запрещено, поэтому по таким делам суды взыскивают компенсацию в пользу правообладателей и не принимают доводы о недружественных странах и параллельном импорте.

В каких ситуациях может возникнуть спор об интеллектуальных правах?

С интеллектуальными правами мы сталкиваемся ежедневно, например, при оформлении дизайна квартиры или офиса, при разработке интерьера ресторана, салона красоты или иного предприятия, для которого дизайнерские решения имеют особую значимость. Также, мы имеем дело с интеллектуальными правами при запуске и продвижении проектов: при разработке логотипа и брендбука, маркетинговой стратегии, при проведении фотосъемки и видеосъемки, в том числе при создании рекламных роликов, клипов, фильмов. Создание книги, компьютерной программы, мобильного приложения вашими работниками или привлеченными лицами, разработка дизайна для сайта — все это сфера интеллектуального права.

При заключении договора важно знать нюансы оформления права интеллектуальной собственности — разницу между личными неимущественными (и непередаваемыми в этой связи третьими лицам) правами (в частности, правом авторства) и имущественными правами на результат интеллектуальной деятельности, а также правильно описывать в договоре порядок перехода исключительных прав. Даже если это договор оказания услуг или выполнения работ – для сферы интеллектуального права он будет иметь смешанный характер. При возникновении судебного спора в зависимости от выбранных на старте формулировок договор либо защитит вас, либо нет.

Приведу примеры: если вы не укажете, что вознаграждение по договору оказания услуг включает в себя вознаграждение за передачу исключительных прав, то исполнитель вправе взыскать с вас дополнительные средства. Если вы укажете на переход исключительных прав на брендбук, маркетинговую стратегию или дизайн-проект интерьера после полной оплаты, то спор о качестве услуг, о сроках их оказания и, как следствие, об удержании части вознаграждения может создать существенные препятствия для вашей деятельности до его завершения. Если вы своевременно не подписываете акт оказания услуг из-за спора о качестве услуг, а момент перехода исключительных прав привязан к такому акту, — вы тоже рискуете. Даже если вы оплатили заказ, но не оформили отчуждение исключительных прав или право использования – автор может взыскать компенсацию до 5 миллионов рублей, в соответствии со ст. 1301 ГК РФ или убытки, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ. Отмечу, что есть примеры, когда сумма компенсации была больше – в двукратном размере от стоимости контрафактных экземпляров или от стоимости права использования.

Сегодня я предлагаю поговорить о договорах, на основании которых рождаются результаты интеллектуальной деятельности и происходит передача прав по ним.

Виды договоров, регулирующих работу с результатами интеллектуальной деятельности

1. Договор об отчуждении исключительного права (договор купли-продажи), ст. 1234 ГК РФ

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне. Суть данного договора в том, что авторство сохраняется, однако исключительные права передаются в полном объеме (это обязательно нужно прописать в договоре!). Это значит, что автору запрещается использовать объект интеллектуальной собственности (далее — ИС) без разрешения нового владельца. Форма договора – письменная, государственная регистрация необходима, если объект ИС есть в реестре Роспатента. Для физических лиц договор может быть как возмездный, так и безвозмездный, для коммерческих организаций – только возмездный.

2. Договор коммерческой концессии, ст. 1027-1028 ГК РФ

По договору коммерческой концессии одна сторона обязуется предоставить другой стороне за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав (например, товарный знак, бизнес-модель, базы подрядчиков, секреты производства, дизайн и проч.). Иными словами, суть договора заключается в предоставлении комплекса нематериальных прав для ведения бизнеса. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и ИП. В соответствии со ст. 1028 ГК РФ, форма договора — письменная, государственная регистрация обязательна. Права предоставляются исключительно на возмездной основе.

3. Лицензионный договор, ст. 1235 – 1239 ГК РФ

По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования объекта ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату! Ключевое отличие лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права — в том, что первый предполагает только право пользования объектом интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах, и не влечет за собой переход исключительного права.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, а предоставление прав по нему подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Следует отметить, что незарегистрированный лицензионный договор тоже может подтверждать использование объекта интеллектуальной собственности и порождать права и обязанности для его сторон.

Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности. Если срок в договоре прямо не определен, то договор считается заключенным на пять лет. С прекращением исключительного права прекращается и действие лицензионного договора.

Лицензиат должен отчитываться перед лицензиаром о применении объекта ИС, если иное не установлено договором, в соответствии со ст. 1237 ГК РФ. Права лицензиата также защищаются законом — правообладатель обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права по лицензионному договору.

Форма договора — письменная. Договор должен пройти регистрацию в Роспатенте, если объект ИС есть в реестре Роспатента. Для физических лиц договор может быть как возмездный, так и безвозмездный, для коммерческих организаций — только возмездный.

Ст. 1236 ГК РФ предусматривает несколько видов лицензионных договоров:

• Простая (неисключительная) лицензия: в таком случае, лицензиар может выдавать лицензии другим лицам. Если в договоре не указано иное, лицензия автоматически считается неисключительной;
• Исключительная лицензия: в таком случае, у лицензиара нет права выдачи лицензий другим лицам. Кроме того, лицензиар не вправе сам использовать объект ИС в тех пределах, в которых право использования предоставлено по договору лицензиату;
• Смешанная лицензия: в таком случае, на одни права предоставляется простая лицензия, на другие – исключительная;
• Ст. 1238 ГК РФ предусматривает еще один вид – сублицензионный договор: в таком случае, лицензиат может по договору предоставить право использования объекта ИС другому лицу (при письменном согласии лицензиара). Права передаются только в тех пределах и на тот срок, которые предусмотрены первоначальным лицензионным договором;
• В соответствии со ст. 1239 ГК РФ, иногда может использоваться принудительная лицензия: суд может по требованию заинтересованного лица обязать правообладателя предоставить право использования объекта ИС другому лицу (на условиях, определенных судом). Такая лицензия может применяться в случаях, описанных в ст. 1362 ГК РФ, ст. 1423 ГК РФ.

4. Договор авторского заказа, ст. 1288 ГК РФ

По договору авторского заказа автор обязуется по заказу создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Договор авторского заказа используется в тех случаях, когда объект ИС еще предстоит создать.

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права или предоставление права использования в установленных договором пределах. Чтобы обезопасить себя, лучше сразу прописать в договоре условия о переходе исключительных прав заказчику.

5. Создание произведения по заказу, ст. 1296 ГК РФ

Договор авторского заказа следует отличать от договора на создание произведения по заказу, где сам автор исполнителем по договору не является:

• по договору авторского заказа исполнителем является всегда автор (физическое лицо), создающий произведение, тогда как по договору на создание исполнителем является иное лицо (не автор);
• если в договоре авторского заказа отсутствуют условия о передаче заказчику исключительного права на произведение, то у заказчика возникает только право на использование произведения;
• если стороны в договоре на создание произведения не предусмотрят переход исключительных прав к заказчику, то заказчик все равно становится их обладателем «по умолчанию». То есть исключительное право возникает у заказчика в силу закона, а не является самостоятельным предметом сделки.

В данной конструкции наиболее актуальной является проблема защиты прав как автора, так и заказчика по договору на создание произведения по заказу. Здесь автор менее защищен по сравнению с договором авторского заказа, так как исключительное право на произведение, созданное по заказу, по умолчанию принадлежит заказчику, если в договоре стороны не предусмотрели иное (п. 1 ст. 1296 ГК РФ). Однако, принадлежность исключительного права заказчику не лишает автора иных прав, в частности права признаваться автором, права на неприкосновенность произведения, права на вознаграждение и т.д.

При заключении договора на создание произведения по заказу, во избежание возможных претензий со стороны третьих лиц (в том числе авторов произведений), необходимо детально проработать условия договора. Рекомендую включить в него обязанность исполнителя (подрядчика) передать заказчику результаты интеллектуальной деятельности, свободные от прав третьих лиц. Кроме того, важно предусмотреть ответственность за нарушение этой обязанности, например, в виде компенсации убытков заказчика, если из-за нарушения прав третьих лиц он будет привлечен к ответственности.

6. Служебное произведение

Отдельного внимания заслуживает правовое положение служебных произведений, создаваемых работниками (авторами) в рамках выполнения трудовых обязанностей. По общему правилу исключительное право на служебные произведения (служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, селекционное достижение и т.д.) и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное (ст. ст. 1295, 1370, 1430 ГК РФ). При этом авторские права на служебные произведения, принадлежат автору, который имеет право на вознаграждение. При наличии спора между автором и работодателем о том, является ли конкретное созданное автором произведение служебным, следует учитывать содержание трудовых обязанностей работника и факт создания произведения в пределах этих обязанностей. Я рекомендую включать условия о служебных произведениях и правах работодателя непосредственно в трудовой договор.

7. Договор, при выполнении работ по которому, создано произведение

Это договоры разных видов, в предмет которых прямо не входит создание произведения. Это возможно при выполнении работ по договору подряда, а также научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. В этом случае исключительные права принадлежат подрядчику (исполнителю). Договором стороны могут это правило изменить (п. 1 ст. 1297 ГК РФ).

Помните, что любой результат интеллектуальной деятельности требует не только «понимания его истоков», но и внимания, честности, аккуратности — как со стороны автора, так и со стороны тех, кто хочет прикоснуться к «прекрасному». Привлекая специалистов для создания результата интеллектуальной деятельности, не забудьте выбрать ту форму договора, которая будет максимально защищать ваши интересы и правильно описывать порядок выплаты вознаграждения, объем, порядок и сроки передачи исключительных прав.